Propiedad Intelectual y Marcas
La ley dice que un color solo no puede ser marca. Y sin embargo el violeta de Milka y el amarillo de Kodak lo son. La explicación está en una regla que casi nadie conoce, y que puede salvar tu marca cuando el INPI te dice que no.
Sí, en Argentina un color o una forma pueden llegar a ser marca, aunque el artículo 2º de la ley 22.362 los excluya expresamente. La llave está en el artículo 2º del Anexo del Decreto 242/2019, que reglamenta la ley de marcas: si el signo adquirió capacidad distintiva sobreviniente por el uso que se hizo de él en el mercado, la prohibición cae. El signo entra al registro por una puerta que la ley deja abierta a propósito.
Punto clave
La distintividad de una marca no es un dato fijo. Un signo que nació sin capacidad para distinguir puede ganarla con los años de uso (lo que el derecho comparado llama secondary meaning), y una marca que nació distintiva puede perderla si el público la convierte en el nombre común del producto. La marca es un activo vivo: se construye o se erosiona según cómo la uses.
La distintividad no es un estado, es un proceso
Cuando alguien piensa en registrar una marca, suele imaginar una foto fija: el signo sirve o no sirve, es registrable o no lo es. La realidad del mercado es otra. El paso del tiempo cambia la percepción que el público tiene de un signo, y ese cambio puede ir en las dos direcciones.
Hacia abajo, una marca fuerte se degrada hasta convertirse en el nombre genérico de la cosa que designa. Es lo que pasó con Curitas, Maizena, Cellophane, Nylon, Lycra, Walkman, Thermos y Jeep: el consumidor terminó identificando el producto con la marca, y no la marca como algo que distingue a ese producto de los demás. Se lo conoce como vulgarización.
Hacia arriba pasa lo contrario. Un signo que arrancó siendo genérico, descriptivo o de uso común va cargándose de significado por el uso, hasta que el público lo percibe como una marca auténtica. Ese es el fenómeno de la distintividad sobreviniente, y es el que nos interesa acá.
Por qué se llama «significación secundaria»
El nombre viene del derecho anglosajón (secondary meaning) y describe bien el mecanismo. Un signo descriptivo o genérico tiene un significado «primario», que es el concepto literal, gramatical, el que transmite por sí mismo. La palabra «suave» significa suave. El color amarillo es amarillo.
Con el uso comercial sostenido, ese mismo signo empieza a transmitir algo más en la cabeza del público: un origen empresario determinado. Ese «algo más» es el significado secundario. Es secundario en el orden cronológico, no en importancia: cuando el uso es lo bastante intenso, la función marcaria puede terminar pesando más que el sentido literal. Nadie que ve un bloc de hojas amarillas con goma en el borde piensa primero en el color.
En nuestro medio los ejemplos sobran. El lila de Milka en chocolates y el mismo tono en el servicio de correo para OCA. El amarillo de Kodak en fotografía y ese mismo amarillo en un taco de papeles para Post-it. El rojo Ferrari en automotores. En ninguno de esos casos el color, por sí solo, tenía la menor aptitud distintiva el día que se lo empezó a usar.
Qué dice exactamente la norma argentina
Acá conviene ser preciso, porque es un punto donde se cita mal muy seguido. La regla no está en el artículo 2º del Decreto 242/2019 (ese artículo deroga el viejo Decreto 558/81), sino en el artículo 2º del Anexo, que es la reglamentación propiamente dicha. El texto es este:
«Quedan exceptuados de las exclusiones a que se refiere el artículo 2º de la Ley Nº 22.362 y sus modificaciones, los casos en que el signo, comprendidos la forma y el color cuyo registro se solicite, hubiere adquirido capacidad distintiva sobreviniente como, asimismo, las formas no necesarias o habituales que presenten dicha capacidad.»
Reparemos en el detalle que hace toda la diferencia: la norma menciona expresamente la forma y el color. El artículo 2º de la ley 22.362 declara no registrables, entre otros, la forma que se dé a los productos (inciso c) y el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre ellos (inciso d). La reglamentación abre justamente esas dos puertas cuando hay distintividad ganada con el uso.
La regla no es una ocurrencia local. El artículo 15.1 del Acuerdo ADPIC deja a cada Estado en libertad de adoptarla: «Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso». Su antecedente es el artículo 6º quinquies, apartado C, del Convenio de París, que manda tener en cuenta todas las circunstancias de hecho y «principalmente la duración del uso de la marca».
El caso «Suave»: cuatro fallos y quince años para defender una marca débil
La mejor ilustración argentina no es un caso donde la figura triunfó, sino una saga judicial que muestra hasta dónde llega y hasta dónde no. La reseña de Marval sobre los fallos de la marca «SUAVE» recorre cuatro pronunciamientos de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal entre 2010 y 2013.
El primer round fue en julio de 2010, en «Unilever NV y otro c. Laboratorio Cuenca S.A.». El juez de primera instancia había anulado las solicitudes de «SUAVE» en clase 3 por considerar que era una palabra de uso común en cosméticos, sin aptitud distintiva. La Sala 1 revocó esa decisión, y para hacerlo pesó mucho el uso: «SUAVE» era una marca de hecho, usada desde 1999 en champú y acondicionadores, con un volumen de venta de 3.729 toneladas en un solo año. El tribunal agregó que «suave» no era la designación necesaria ni habitual de un champú, sino un adjetivo que denota una cualidad.
Pero en el mismo fallo vino la letra chica: la marca adolecía de debilidad intrínseca, y su titular iba a tener que tolerar que otros conjuntos marcarios incluyeran la palabra «suave». Por eso mismo se rechazó la acción para que la competencia dejara de usar «ISSUE SHAMPOO SUAVE».
El momento doctrinariamente más interesante llegó en diciembre de 2011, en «Conopco Inc. c. Colgate Palmolive Company». La demandada planteó que el secondary meaning directamente no podía aplicarse en la Argentina, porque es incompatible con nuestro sistema atributivo (acá los derechos nacen del registro, no del uso). La Sala 1 no compró ese argumento: sostuvo que el instituto es compatible con el sistema atributivo, y recordó que está reconocido en la Unión Europea y en la Comunidad Andina. Lo que hizo fue no aplicarlo al caso, por una razón distinta: «SUAVE» no era un signo descriptivo sino evocativo, con aptitud distintiva propia. Cuando un signo ya es distintivo por sí mismo, no necesita que el uso se la fabrique.
El desenlace, en diciembre de 2013, terminó de marcar el límite. La Cámara declaró inconfundibles «PALMOLIVE SUAVE» y «SUAVE», con un razonamiento que conviene tener presente: el titular no podía impedir que una voz de uso común integrara marcas de terceros, porque eso produciría una «eficacia monopólica intolerable». Era la consecuencia de haber adoptado un vocablo general.
La moraleja comercial
Una multinacional necesitó cuatro fallos y más de una década de litigio para sostener una marca evocativa, y aun así tuvo que convivir con «ISSUE SHAMPOO SUAVE» y «PALMOLIVE SUAVE» en la góndola. Elegir un signo débil sale barato el primer día y carísimo durante los veinte años siguientes.
El otro lado: cuando la marca muere de éxito
La vulgarización es el riesgo espejo, y le pasa a las marcas que ganaron. Cuando el público empieza a usar tu marca como el nombre de la categoría, el signo deja de distinguir y empieza a describir. Es una muerte por abrazo.
Los titulares que entendieron el peligro reaccionaron. Xerox invirtió fortunas en campañas publicitarias para impedir que su marca se volviera sinónimo de fotocopia, y sobre todo para frenar el uso del verbo «to xerox» en Estados Unidos. Adobe supo enviar correos a autores de sitios web que usaban el término «photoshopped», pidiéndoles que dijeran «modified by Adobe Photoshop software».
Y existe incluso el fenómeno inverso, la recaptura. Singer había perdido el vocablo: los consumidores lo usaban para aludir a cualquier máquina de coser. Su titular encaró campañas publicitarias intensas y logró que «Singer» recobrara distintividad y volviera a funcionar como marca. Se puede volver del otro lado, pero cuesta.
Qué prueba hace falta (esto es lo que conviene juntar desde hoy)
Acá está la parte práctica. La distintividad sobreviniente no se declara, se prueba, y la carga recae sobre quien la invoca. Se plantea al contestar una vista de la Dirección Nacional de Marcas, o más adelante por vía recursiva, siempre con patrocinio letrado. Estos son los elementos que se valoran:
Uso real y efectivo, no meramente publicitario. Es el punto de partida. Lo que se busca determinar es si el público captó el signo como marca por haberlo encontrado en el mercado, no si alguien pagó mucha pauta. El uso además tiene que haberse dado sobre los productos o servicios que se reivindican en la solicitud.
Extensión en el tiempo. No hay un plazo legal argentino. Como referencia, la ley norteamericana presume distintividad adquirida a los cinco años de uso continuado. Una campaña breve pero muy intensa no debería alcanzar: si bastara, las empresas con más espalda publicitaria podrían apropiarse de expresiones comunes y dejar afuera a los competidores con menos recursos.
Alcance territorial. Como el registro que se pretende es nacional, el criterio razonable es acreditar la distintividad en todo el país o al menos en los centros de mayor densidad de población.
Inversión publicitaria documentada. Pauta en televisión, radio, prensa, internet y redes, con los comprobantes de los montos invertidos.
Facturación y volumen de ventas. Si el signo se usó como marca, hubo gente que compró. Los números lo demuestran.
Testimonios del canal comercial. Declaraciones de mayoristas, minoristas, distribuidores y transportistas que operaron con los productos identificados.
Percepción del público. Encuestas de opinión, y declaraciones de cámaras de comercio, cámaras industriales o asociaciones profesionales del rubro.
Un punto que suele subestimarse: no conviene presentar una sola de estas pruebas. Tanto el INPI como los tribunales son exigentes cuando se trata de habilitar el registro de algo que en principio todos pueden usar, así que lo que funciona es un cúmulo de evidencia convergente. Y una precisión que alivia: no hace falta probar que el consumidor sabe qué empresa concreta fabrica el producto. Alcanza con que asocie el signo a un origen único y determinado.
Los límites del derecho que se gana
Conseguir el registro por esta vía no entrega un cheque en blanco. Hay dos límites que conviene tener claros antes de invertir en el intento.
El primero es de alcance. El registro solo debería cubrir el producto o servicio concreto respecto del cual se probó el uso. Si el signo se explotó en gelatinas, no corresponde concederlo para toda la clase de postres. La distintividad se ganó donde se usó, no en abstracto.
El segundo es el uso leal o fair use, contemplado en el artículo 17 del Acuerdo ADPIC. Un competidor puede seguir usando la palabra en su sentido literal, siempre que lo haga de buena fe y de un modo que no genere confusión: sin destacarla gráficamente, sin darle apariencia de marca, normalmente junto a su propio signo. Ya lo anticipaba Breuer Moreno en 1954, comentando la jurisprudencia inglesa y norteamericana: una marca válida bajo las reglas del significado secundario no puede impedir que un tercero emplee la palabra honestamente en su sentido gramatical.
Un caso para aterrizarlo
Pensemos en una fábrica de alfajores cordobesa que desde 2014 vende con un envase de un verde muy particular, siempre el mismo, sin variaciones. Doce años de uso continuo, distribución en toda la provincia y en góndolas de varias cadenas del interior, inversión sostenida en vía pública y redes. Un día un competidor saca un alfajor con un envase de un verde prácticamente idéntico.
El reflejo natural es pensar que no hay nada que hacer, porque un color no se puede registrar. Con la reglamentación en la mano, el análisis es otro: si se logra acreditar que en el segmento de alfajores del centro del país ese verde ya remite a un origen determinado, hay un caso para intentar el registro y, desde ahí, para defenderse. El trabajo, y esto es lo importante, empieza antes: con la documentación que se fue guardando durante esos doce años.
El razonamiento es el reverso exacto del que aplicamos cuando analizamos el caso en el que OpenAI no pudo registrar una marca por descriptiva: allí el signo se quedaba afuera por describir el producto, acá el uso prolongado es lo que puede sacarlo de esa exclusión. Y si estás en la etapa previa, todavía eligiendo el signo, conviene repasar antes cómo funciona el trámite de registro de marca ante el INPI, porque la mejor estrategia sigue siendo no necesitar esta figura.
Preguntas frecuentes
¿Se puede registrar un solo color como marca en Argentina?
En principio no: el artículo 2º inciso d) de la ley 22.362 lo excluye. Pero el artículo 2º del Anexo del Decreto 242/2019 exceptúa de esa exclusión a los colores y formas que hayan adquirido capacidad distintiva sobreviniente por el uso. Hay que probarlo, y la prueba es exigente.
¿Cuánto tiempo de uso hace falta?
La ley argentina no fija un plazo. Como referencia comparada, en Estados Unidos se presume la distintividad adquirida a los cinco años de uso continuado. Acá se analiza caso por caso, según la naturaleza del producto y la intensidad del uso. Una campaña corta, aunque sea masiva, difícilmente alcance.
Si mi marca se volvió el nombre común del producto, ¿la pierdo?
Es el riesgo de la vulgarización. No es automático ni instantáneo, y se puede combatir: usando siempre la marca junto al nombre genérico del producto, evitando emplearla como sustantivo o verbo, y actuando frente a los usos indebidos de terceros. El caso Singer muestra que incluso se puede recuperar, aunque a un costo alto.
Me rechazaron la marca por descriptiva. ¿Sirve invocar esto?
Puede servir, si hay años de uso comprobable y documentación que lo respalde. Se plantea al contestar la vista o después por vía recursiva, y conviene evaluarlo con un profesional antes de decidir el camino, porque hay que reunir un conjunto de pruebas y no una sola. Lo que sí podés empezar hoy, sin esperar nada, es ordenar la documentación: facturación, pauta publicitaria, fotos de packaging fechadas y todo lo que muestre desde cuándo venís usando el signo.
Emiliano Sebastián HerreraEs cofundador de Herrera & Flamenco Abogados y trabaja en temas de propiedad intelectual, incluyendo marcas, derechos de autor y nuevas tecnologías, con especial atención a la protección de activos intangibles y al uso estratégico de estas herramientas en negocios y proyectos creativos.
¿Tu marca está en zona gris?
Si te rechazaron una solicitud por descriptiva, si venís usando un signo hace años sin registrarlo, o si querés saber cuánto vale lo que ya construiste, podemos analizarlo. Somos agentes de la propiedad industrial matriculados ante el INPI.
Herrera & Flamenco Abogados · Córdoba, Argentina